¿Qué pasa cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial niega una solicitud de registro de una marca?

Muchas veces las personas deciden que el solicitar el registro de una marca es una cosa muy sencilla y deciden hacerlo ellos mismo sin la debida y adecuada asesoría de un abogado especialista en propiedad industrial, o deciden asesorarse con cualquier abogado que no se especializa en la materia y resulta ser lo mismo porque no tiene experiencia con el tema.

Varias de las veces en que la gente decide hacer eso, reciben como respuesta del IMPI un requerimiento para subsanar algún error de forma o de fondo de la solicitud que presentaron, y es cuando se dan cuenta que no era una cosa tan sencilla y deciden buscar a un abogado especialista, o en su defecto dejan el trámite así porque piensan que ya no hay nada que hacer.

Ahí esta la importancia de tratar los asuntos legales con especialistas en la materia de que se trate, ya que desde un principio el abogado le podría haber sugerido alguna estrategia legal para presentar la solicitud de registro de la marca y que ésta se otorgara con éxito, gracias a la experiencia  adquirida con asuntos anteriores.

Sin embargo, cuando se niega el registro de la marca aún se tienen algunas opciones, como las siguientes:

  • Seguir utilizando la marca, pensando siempre en los riesgos que existen de seguir utilizándola sin que este registrada. Es decir, sería conveniente investigar si no existe ya algún registro de esa marca o uno muy parecido con el que pudiera tener conflictos su marca ya que los problemas legales posteriores serían peores.
  • Buscar una nueva marca que tenga mayor posibilidad de que se otorgue el registro, pero aquí existe otro problema, cuando estamos hablando de una marca que aún no se ha utilizado o que apenas se comenzaba a usar no hay ningún inconveniente, el problema viene cuando ya se venía usando por algún tiempo y el público ya reconocía la marca y la identificaba porque al cambiar de nombre se creará una confusión y se creerá que se trata de diferentes productos o servicios. Por lo que se tendrá que invertir más dinero en publicidad para que la gente sepa que se trata de un cambio de imagen del negocio y no de la sustitución de uno por otro.
  • Y una última opción, que dependerá del motivo de la negativa de registro, es un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pidiendo la nulidad de la resolución emitida por el IMPI.

Esta opción es cuando el IMPI emite la negativa de registro ilegalmente, es decir aplicando inadecuadamente la legislación en materia de marcas.

El problema que existe en las negativas de registro que emite el IMPI es que la decisión se la deja al criterio subjetivo del examinador que se encargue de revisar tu solicitud, el cual muchas veces no se toma la molestia de realizar un estudio a fondo de la marca solicitada y decide que si no es lo suficientemente distintiva al 100%  no es registrable, dejándole la carga de trabajo al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, siempre y cuando el solicitante sepa que se puede impugnar la negativa de registro y decida hacerlo, lo cual si no han hecho uso de los servicios de un Abogado, difícilmente lo sabrán.

Por todo lo anterior, lo mejor es que siempre antes de solicitar el registro de una marca consulten a un abogado especialista en Propiedad Industrial, o en su defecto, si ya se ha solicitado y fue denegada o llegó un requerimiento, lo consulte para tratar de encontrar una solución al contestar el requerimiento o impugnar la negativa de registro. Es muy importante saber que solo se cuentan con 45 días contados a partir de la notificación del IMPI para impugnar la negativa.

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